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注冊商標使用的侵權風險:馳名商標保護的外延
發布時間 : 2022-01-09 06:07:21
商標一經注冊,只要規范使用在規定的商品或者服務范圍內,就屬于商標合法使用,這似乎是一種常識和共識。但近年來,在司法實踐中,知名商標所有人在民事案件中直接起訴注冊商標所有人侵權,打破了這種固有認知。
《商標法》第十三條第二款、第三款規定,侵犯馳名商標專用權的,不予注冊,禁止使用。注冊商標代表著國家機關法律文書的公信力,而馳名商標則代表著馳名商標所有人和消費者的切身利益。當兩種權利發生沖突時,似乎這是一個應該首先受到保護的困境。但是,仔細研究相關法律法規,分析相關案件的判決,才能得出合法合理的結論。
一、相關法律規定2008年《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款規定,原告以他人在核準的商品上使用的注冊商標與在先注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,法院應當告知原告向有關行政機關申請解決。
上述司法解釋為注冊商標之間的權利沖突提供了解決方案。實踐中,當兩個注冊商標之間發生權利沖突時,作為律師或代理人,我們往往建議當事人依據本司法解釋走非訴訟程序,以無效宣告或連續三年不使用撤銷的方式攻擊對方的權利基礎,然后在對方注冊商標無效或被撤銷后,向法院提起后續民事侵權訴訟。當兩個商標都是非馳名商標時,這個建議是可取的。
2009年《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定:被告使用的注冊商標違反《商標法》第十三條規定,復制、模仿、翻譯原告馳名商標構成侵犯商標權的,人民法院應當根據原告的請求,依法作出禁止被告使用該商標的判決。
上述司法解釋為此前注冊的馳名商標與一般注冊商標之間的權利沖突提供了另一種解決方案。當馳名商標所有人為原告時,可以直接向人民法院提起禁止使用侵權商標的訴訟,無需先走非訴訟程序。也就是說,即使被指控侵權的商標已經注冊,如果該注冊商標屬于原告被復制、模仿或者翻譯的馳名商標,那么該商標侵權行為仍然成立,該注冊商標的使用將被禁止。
這兩個司法解釋在適用上似乎有沖突。事實上,后者是新法,是前者的特殊條款。根據新法優于舊法、特別法優于一般法的法律解釋規則,注冊馳名商標雖然屬于注冊商標,但可以基于2009年馳名商標司法解釋認定馳名,并通過民事訴訟直接維權。也就是說,一般注冊商標無條件使用上述2008年權利沖突司法解釋,而注冊馳名商標則可以選擇使用任一司法解釋。這一規定為馳名商標所有人提供了應有的保護,避免了在馳名商標所有人的行政非訴程序中花費過多的時間和金錢,制止了這一過程中侵權損害進一步擴大的風險。注冊商標通過侵權訴訟被禁止的后果是,雖然該商標仍然是注冊商標,但不能使用,只能名存實亡。這說明注冊馳名商標的保護力度和范圍高于一般注冊商標,符合商標法的立法意圖和深圳注冊子公司要求的信息。
《商標法》第十三條第三款規定,申請注冊的不同或者近似商品的商標是他人在中國注冊的馳名商標,被復制、模仿或者翻譯,誤導公眾,可能損害該馳名商標注冊人利益的,不予注冊,禁止使用。
馳名商標的保護早在《商標法》第十三條中就有規定,其中包含了不注冊和禁止使用兩個內涵,即未注冊商標在申請時不注冊,注冊商標也可以禁止使用。上述司法解釋是基于對法律規定的正確理解。
二、司法案例近年來,在北京、江蘇、廣東三省以及最高人民法院都出現過原告主張在先注冊的商標構成馳名,被告基于其馳名商標禁止使用在后注冊的商標的案例。在這些案例中,法院充分解釋了注冊馳名商標是優于一般注冊商標的權利。
【案例一】廣東高院美孚埃索/埃索案
案件號。:(2014)粵高發民三中字第244號,(2015)東坑鎮宜春沈敏字第404號
2012年,原告美孚公司請求廣州市中級人民法院認定其在4類工業油上的Esso /Esso商標為馳名商標,并基于此主張被告Esso科技公司在7類汽車用品等商品上使用的ASOO Esso構成侵權,應禁止使用。
一審法院認為,被告在第七商品上注冊了ASOO Esso商標,且該商標已注冊五年以上,故不支持原告的侵權指控。
二審法院廣東高院指出,原告在五年內對被告的注冊商標提出了爭議申請,不應超過爭議期的要求不適用。此外,根據《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規定,埃索科技公司、埃索汽車美容公司是否已經作出& lsquo埃索?;蛘? lsquoASOO。當某一商標在某一類商品上申請甚至獲準商標注冊時,美孚有權尋求民事救濟,禁止今后使用該注冊商標,以防止埃索科技公司和埃索汽車美容公司將其馳名商標作為商標在不同和不相似的商品上使用,并在實際經營活動中誤導公眾。最終判被告立即停止侵犯??松梨谏虡藢S脵?。
該案出現在廣東高院發布的2014年知識產權司法保護白皮書中。
在再審裁定中,最高人民法院再次確認廣東省高級人民法院適用法律的正確性,認為即使埃索科技公司持有& lsquo埃索?;蛘? lsquoASOO。注冊商標,美孚也有權禁止使用埃索科技公司和埃索汽車美容公司。
在最高法院判例的指導下,注冊馳名商標因注冊商標侵權被直接起訴并被禁止的案例越來越多。
【案例二】江蘇高院阿里斯頓案
案件號。(2015)蘇志民中字第00211號
原告阿里斯頓熱能產品(中國)有限公司以在第11類熱水器等商品上注冊的第1255550號商標提起訴訟,主張被告在第6類集成吊頂等商品上使用的阿里斯頓中文標識和ALSD0N標識侵權。被告在第六類金屬吊頂及吊頂產品上注冊了第8199907號ALSD0N商標和第8199995號ariston商標。
二審法院認為:首先,本案集成吊頂與熱水器屬于不同類別,本案涉及跨類別保護,需要以馳名認定為保護前提,需要認定馳名,原告商標已經構成馳名;其次,被告標識屬于注冊商標。鑒于注冊商標之間的沖突,馳名商標司法解釋實施后,應處理兩起案件。對于普通注冊商標之間的沖突,仍應根據權利沖突司法解釋的規定,通過行政途徑解決。對于馳名商標與注冊商標的沖突,法院可以直接判決構成侵權的被告禁止其注冊商標。
該案是2016年江蘇法院知識產權司法保護十大典型案例之首。
【案例三】北京高院約翰迪爾案
案件號。(2017)京民中413號
原告美國迪爾公司和JOHNDEERE(中國)投資有限公司請求法院根據其對在第7類農業機械等商品上注冊的JOHNDEERE馳名商標第206346/7879578號和在第12類拖拉機等商品上注冊的John Deere馳名商標第206347號的權利,認定被告在第4類工業用油等產品上使用的賈立安迪爾商標第11730705號構成侵權。
本案的特別之處在于,法院認為被告使用的4類工業油等產品與原告注冊馳名商標的產品相似,但這并不影響法院適用《關于審理馳名商標保護民事糾紛案件的解釋》第十一條的規定,即在認定原告7類、12類注冊商標馳名的基礎上,禁止被告以后使用該注冊商標。
首先,關于原告商標認定的必要性,北京市高級人民法院指出,雖然2001年《商標法》第十三條第二款和2013年《商標法》第十三條第三款規定的字面解釋均保護已在中國注冊的馳名商標不受不同或類似商品的侵害,但基于法律優先的原則,從目的解釋的角度, 顯而易見,與已注冊的馳名商標構成相同或者近似商標的類似商標也應當列入馳名商標。
法院進一步指出,注冊商標專用權之間的權利沖突在商標法中已經存在?;谡\實信用的商業倫理,即使他人使用已經核準注冊的商標,由于考慮到馳名商標的保護范圍和程度更高、更強、更廣,此時只要不超過商標法規定的撤銷期限和被訴侵權人的注冊商標申請,先前主張保護的商標已經構成馳名,人民法院可以據此解決不同注冊商標之間的權利沖突。
該案被選為2017年底北京知識產權法院成立三年來的典型案例。
三、結語綜上所述,商標注冊后,只要規范使用,絕對沒有侵權風險。對于那些在申請時基于復制、模仿、翻譯馳名商標的惡意僥幸而在注冊后使用的商標,法院給予馳名商標所有人禁止使用的民事救濟,符合商標法對馳名商標提供相對強有力保護的立法本意。商標法及相關司法解釋為判令被告停止使用提供了法律依據。法院可以也應該直接判決這類案件,防止后期司法,迫使當事人陷入商標無效的無限期行政程序和司法程序。侵權不能及時遏制,權利人的利益將完全喪失,這顯然與上述法律和司法解釋的精神背道而馳。
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